保密审查制度解读及对专利申请策略的影响

——李中奎/郭永红

 

摘要：

2009年10月1日起施行的专利法第三次修订版增加了有关保密审查请求的规定。本文对专利申请人该如何解读这一规定，这一规定对专利申请策略有何影响以及专利申请人该如何应对进行了探讨。

 

正文：

2009年10月1日起施行的专利法第三次修订版第二十条（下称法二十条）规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查；并对违反有关保密审查规定的行为规定了惩罚措施：对其在中国的相应专利申请不授予专利权。该条还对专利国际申请进行了特别规定：中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请；申请人提出专利国际申请的，应当遵守有关保密审查的规定。本文谨对上述条款的内容进行解读，并对此条款对专利申请策略的影响以及专利申请人该如何应对进行探讨。

 

1. 保密审查制度解读

1.1 关于“国务院专利行政部门”。

根据审查指南第一部分第一章7.3节的内容可以看出，法二十条的规定所称国务院专利行政部门是指中国国家知识产权局专利局。

1.2 关于“在中国完成的发明或者实用新型”。

1.2.1 如何判断是否在中国完成

根据专利法实施细则第八条的规定可以看出，法二十条的规定所称在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型，并不包括外观设计。但相关规定并没有对如何判断技术方案的实质性内容是否在中国境内完成确定一个明确的判定标准。

1.2.2 笔者观点

笔者认为，在实际判断过程中，发明人的身份，尤其是其国籍和最近的工作地和居住地等信息将会显得尤其重要。比如，一件专利申请的所有发明人都从来没出过国，申请人却声明该发明创造的实质性内容是在美国完成的，这一声明就不太可能被接受。

1.3 有关保密审查的内容。

1.3.1 保密审查请求所需提交的文件及其形式要求

根据审查指南第五部分第五章6.1节的规定，向外国申请专利保密审查请求的文件应当包括向外国申请专利保密审查请求书和技术方案说明书。请求书和技术方案说明书应当使用中文，请求人可以同时提交相应的外文文本供审查员参考。技术方案说明书应当与向外国申请专利的内容一致。也就是说，如果向外国申请专利的内容与保密审查请求程序所附的技术方案说明书的内容不符，仍可能会导致其相应国内申请不能被授予专利权的不利后果。

国家知识产权局专利局在“关于施行修改后专利法实施细则有关事项的通知”还对保密审查请求内容的载体形式进行了规定：申请人仅提交《向外国申请专利保密审查请求书》和《技术方案说明书》而不提交专利申请的，应当直接向国家知识产权局专利局受理处以纸件形式递交或寄交。

1.3.2向专利申请的内容与技术方案说明书内容不符的处理

就向外国申请专利的内容与保密审查请求程序所附的技术方案说明书的内容不符的情况而言，相关规定中并没有对是否对其中相符的部分和不相符的部分分别对待进行规定。也就是说，如果在保密审查请求程序所附的技术方案说明书的内容之外，向外国申请专利的内容还包括了其他内容，那么，利用该外国专利申请通过巴黎公约途径或PCT途径进入中国的对应专利申请如何处理，现有的规范文件中并没有直接的规定。

笔者认为，从其规范逻辑来看，只要利用该外国专利申请通过巴黎公约途径或PCT途径进入中国的对应专利申请所请求保护的技术方案限定在保密审查请求程序所附的技术方案说明书的内容范围内，就不会因为受法二十条的约束而不被授予专利权；反之，如果利用该外国专利申请通过巴黎公约途径或PCT途径进入中国的对应专利申请所请求保护的技术方案涉及到了在保密审查请求程序所附的技术方案说明书所未记载的内容，就会因为受法二十条的约束而不被授予专利权。

综合以上分析可以看出，保密审查请求程序所附的技术方案说明书的撰写标准应该与正常的专利说明书标准相一致。

1.4 有关“保密审查的程序”。

1.4.1 相关规定

1.4.1.1 专利法实施细则第八条

根据专利法实施细则第八条的规定可以看出，法二十条有关保密审查的程序针对不同操作行为而不同：1. 直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向国务院专利行政部门提出请求，并详细说明其技术方案； 2. 向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。该条还同时规定，向国务院专利行政部门提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。

1.4.1.2 审查指南第五部分第五章

审查指南第五部分第五章第6节进一步做出解释，上述规定中所述的向外国申请专利是指向外国国家或外国政府间专利合作组织设立的专利主管机构提交专利申请，向有关国外机构提交专利国际申请是指向作为PCT受理局的外国国家或外国政府间专利合作组织设立的专利主管机构或世界知识产权组织国际局提交专利国际申请。审查指南第五部分第五章3.2节还规定，分类审查员在对发明或者实用新型专利申请进行分类时，应当将发明内容可能涉及国家安全或者重大利益，但申请人未提出保密请求的发明或者实用新型专利申请挑选出来。审查员应当参照本章第3.1.2节的规定，对上述专利申请进行保密确定。

1.4.2 对相关规定的解读

从以上细化规定可以看出：

1）.对在中国完成的发明或者实用新型而言，其专利申请（包括专利国际申请）的第一个受理机构应选择中国国家知识产权局专利局，否则就需要提前进行保密审查，包括向其他国家或地区的专利申请受理机构提交专利申请和向国际局提交专利国际申请；

2）.因为在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前，其向中国专利局提交的专利申请是否已经进行了保密审查不能确定，以及优先权制度中部分优先权概念的存在，主张在先的中国国家专利申请的优先权，向其他国家或地区的专利申请受理机构提交专利申请和向国际局提交专利国际申请的，还需要提前对其在后申请文件进行保密审查；

3）.保密审查不只是在申请人提出保密审查请求的情况下才进行，而是对于以中国境内完成的发明创造，向中国专利局提交的所有专利申请都要进行的一个审查程序。

4）. 向国务院专利行政部门提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。因此，与巴黎公约途径的涉外申请相比，由于不需要单独提出保密审查请求、并且不会因保密审查程序而耽误向国外提出申请的有效时机，PCT途径的专利国际申请比将显得更加方便。而且，结合国家出台的支持向国外申请专利的政策文件来看，国家比较支持采用PCT途径提交专利国际申请。

1.5 有关“保密审查的时间”。

专利法实施细则第九条对保密审查的时间进行了进一步的明确，即：申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的，申请人收到保密审查通知但未在其请求递交日起6个月内收到需要保密的决定的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。审查指南第五部分第五章6.1.2节进一步细化规定为：专利法实施细则第九条所称申请人未在其请求递交日起四个月或六个月内收到相应通知或决定，是指专利局发出相应通知或决定的推定收到日未在规定期限内。

1.6 有关“保密审查的结果”。

1.6.1 需要保密和不需要保密

根据专利法实施细则第七条、第九条和第五十五条以及审查指南第五部分第五章第6节的规定可以看出，保密审查的结果有两种：需要保密和不需要保密，对需要保密的发明和实用新型又分为涉及国防利益和涉及国防利益之外的国家安全或者重大利益两种，分别由国防专利局和中国国家知识产权局专利局负责审查，并分别授予国防专利权和保密专利权。

1.6.2 违反需要保密的审查结论的行为的处理

既然保密审查的结果之一是所审查的技术方案需要保密，那么，对保密审查程序认定为需要保密的技术申请外国专利的行为会如何处理呢？

从法二十条的描述来看，它似乎更应该是一个程序性的规定。只是规定在向外国申请专利前需要由中国专利局进行保密审查这一程序的不可或缺性，并没有对保密审查程序认定为需要保密的技术申请外国专利的行为如何处理进行直接的规定。但是，从逻辑上讲，既然法二十条所规定的保密审查结果之一就是所审查技术方案属于需要保密的技术，那也就是说要求当事人不得对该技术向外国提交专利申请，如果当事人仍然对该技术向外国提交专利申请，也应该属于违反法二十条的行为，从而使得其在中国的相应专利申请不被授予专利权。

另外，既然一项发明创造在保密审查程序中被认定为需要保密的技术，当事人将其向国外申请专利的行为一般应当属于违反专利法第五条的行为，不仅会因为违反《中华人民共和国国家保密法》和《中华人民共和国对外贸易法》等法规文件，而使得其相应国内专利申请因为不符合专利法第五条的规定而不被授予专利权，而且还可能会遭受其他行政，甚至刑事惩罚。

对保密审查程序认定为需要保密的技术申请外国专利的，其相应中国国家专利申请会被中国拒绝授予专利权是很明确的，但是，这一拒绝授予专利权行为的依据会法二十条还是专利法第五条的规定，还有待专利审查实践的确认。

1.7 有关“不授予专利权”。

根据专利法实施细则第八条、第四十四条、第五十三条和第六十五条的规定可以看出，专利法二十条所称的不授予专利权是指：对在中国完成的发明或者实用新型，未经国务院专利行政部门进行保密审查，首先向外国专利受理机构（包括国际局）提交专利申请然后再向中国专利局提交专利申请（包括利用巴黎公约途径或PCT专利国际申请途径），或者虽然首先向中国专利局提交了专利申请，但在随后向外国专利受理机构（包括国际局）提交专利申请前未经国务院专利行政部门进行保密审查的，在审查过程中被发现，则该申请被驳回，在被授予专利权之后被发现，则该专利权可被宣告无效。

1.8 有关“保密专利的公布”。

根据审查指南第五部分第五章第4节的规定，保密专利申请和国防专利申请的授权公告仅公布专利号、申请日和授权公告日。

1.9 有关“保密专利的解密”

根据专利法实施细则第九十条的规定可以看出，国防专利和保密专利都是可以解密的。审查指南第五部分第五章规定，被认定为需要保密的发明和实用新型的申请人（或专利权人）可以提出解密请求，专利局也会对被认定为需要保密的发明和实用新型进行定期核查。但是，审查指南中并没有对国防专利权的解密程序进行规定。

1.10 有关法二十条与专利法实施细则第一百零二条的关系。

细则第一百零二条规定，按照专利合作条约已确定国际申请日并指定中国的国际申请，视为向国务院专利行政部门提出的专利申请。专利法第二十条的规定是针对在中国境内完成的发明和实用新型第一次递交专利申请的递交地而言，而专利法实施细则第一百零二条则是对专利申请的申请日进行的规定。也就是说，根据有关专利保密审查申请的规定，不管专利的实际申请日如何确定，只要是在中国境内完成的发明创造要提出专利申请，就必须首先向中国专利局递交，或者在经过中国国家知识产权局专利局保密审查，被认定为不涉及保密内容后，向非中国专利受理机构（包括国际局）递交专利申请。

2. 专利法第三次修改所增加的有关保密审查请求的规定对专利申请策略的影响

2.1 对在中国完成的发明创造，在申请发明或实用新型专利时，第一递交地的选择的影响。

第一递交地，也就是第一受理局的不同，会直接导致程序的差别，进一步影响其申请日的确立，并最终影响其专利权，尤其是在中国专利权的获得与否。

如果是采用首先在中国递交中国国家专利申请，然后主张其优先权再递交专利国际申请，则，以中国专利局为受理局可随时提交该国际申请，以国际局为受理局递交该专利申请的，则需要在保密审查周期结束以后才可以递交。

对在中国完成的发明和实用新型申请专利提交国家专利申请时，如果不是优先向中国专利局递交该专利申请，则需要首先向中国专利局递交一份保密审查请求并等待保密审查周期结束以后才可以向其他国家或地区递交该专利申请，其申请日也就会发生延后，也就增加了因为不具备新颖性或创造性而不被授权的风险。

2.2 对向国外提交专利申请的不同途径选择的影响。

向国外提交专利申请有两条途径：PCT专利国际申请途径和巴黎公约途径。因为向中国专利局提交PCT专利国际申请，即视为同时提交了保密审查请求，而通过巴黎公约途径向其他国家提交专利申请之前还需要提前提出保密审查请求，所以，从时间要求上看，PCT专利国际申请途径明显优于巴黎公约途径。

2.3 对部分在中国国内设有研发中心的跨国公司的专利申请策略会产生一定的影响。

因为部分在中国国内设有研发中心的跨国公司先前大多采用将其在全球的研发成果首先在其本土递交专利申请，然后再通过pct或巴黎公约途径进入到其他国家的申请策略。在专利法第三次修改所增加的有关保密审查请求的规定后，这些跨国公司在对其在中国研发中心的研发成果申请专利时继续采用原来的申请策略，将导致其对该研发成果在中国不能获得专利权的严重后果。

2.4 对在国外设有研发中心的中国企业的影响。

随着中国的崛起，越来越多的中国企业开始执行走出去的战略，也必将会有越来越多的中国企业在其他国家设立自己的研发中心。那么，在法二十条的约束下，这些设置于国外的研发中心的研发成果要申请专利的时候该如何处理呢？首先需要明确的是，中国公司设在国外的研发中心的研发成果不属于中国专利法第五条规定的约束范围，因为法二十条只是针对在中国境内完成的发明和实用新型而言的。另外，这个问题还与该研发中心所在国的法律规定有关，如果该研发中心所在国的法律也有类似中国专利法第二十条的规定，恐怕就只能首先遵从其规定了。因此，此问题的解决最终就落到对研发成果完成地的举证和确认上来了。如果当事人不能很好的为其研发成果的完成地举证，很可能会导致不必要的利益损失。

2.5 对其他专利申请策略的影响。

法二十条有关保密审查的规定必将对企业的专利申请策略产生重大影响，比如，先前存在的利用其他国家的特殊专利制度，比如美国的临时申请制度抢先申请的专利申请策略的效力将会大大降低。因为在此规定下，在中国完成的发明创造要在其他国家递交专利申请，必须在中国专利局的保密审查周期结束以后才能进行，否则就会导致其对该发明创造在中国无法获得专利权。这将会使其专利申请日发生较先前制度而言的延后，进而增加因为不具备新颖性或创造性而不被授权的风险。

3.笔者建议

3.1 对完善保密审查制度的建议。

由以上解读可以看出，保密审查请求相关的规定为防止特殊技术（需保密技术）的泄密和出口编织了一个严密的规范网络，但是，其中的部分规定也存在有待商榷之处，主要表现在专利法实施细则第八条第二款之（二）。

专利法实施细则第八条第二款之（二）规定：向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。这是对专利法第二十条第一款的进一步细化规定。而专利法二十条第一款是驳回专利申请和宣告专利权无效的理由之一。

专利法实施细则第八条第二款之（二）的规定包括了两种途径：1. 以向中国专利局提交的发明和实用新型专利（申请）为优先权，向国外专利受理机构（包括国际局）提交专利申请；2. 向中国专利局提交发明和实用新型专利申请后，不以该申请为优先权，而是就该发明或实用新型向国外专利受理机构（包括国际局）提交一份全新的专利申请。很明显，大多数申请人都会采用第一种途径。但是，对于这第一种途径，在适用专利法实施细则第八条第二款之（二）规定时，就极容易产生问题。

部分向中国专利局提交的发明和实用新型专利申请/专利文件的公布时间是在其申请日起十二个月之内的。在其在先申请公布以后、优先权期限届满前，以向中国专利局提交的发明和实用新型专利（申请）为优先权，向国外专利受理机构（包括国际局）提交专利申请前还要向中国专利局提交保密审查请求，这实在是没必要。但是，如果不提交保密审查请求，其对应的国内专利申请又会因为违反专利法第二十条第一款的规定而被驳回或被宣告无效。这明显是不合理的。

针对上述情况，笔者建议中国国家知识产权局以局令的形式，将基于优先权制度、以已经公开的发明或实用新型为在先申请、且未增加新的技术内容的在后申请排除在法二十条第一款和专利法实施细则第八条第二款所称的发明和实用新型之外，并在后续的审查指南、专利法实施细则和专利法的修改中将相关规定进行修改。

3.2 对专利申请人的建议。

（1）. 对在中国完成的发明创造，在申请发明或实用新型专利时，应优先考虑向中国专利局提交专利申请（包括PCT申请）。

（2）.向中国专利局提交的专利申请，如果可能通过巴黎公约途径向国外提交专利申请，为保证不耽误优先权期限，需对提出保密审查请求的时机谨慎选择。对于在提交中国专利申请时还不确定是否会通过巴黎公约途径进入其他国家的情况，建议在提交中国专利申请时一并提出保密审查请求。

如果申请人在提出国内申请后临时决定通过巴黎公约途径向其他国家提交专利申请，需要在优先权绝限日至少6 个月前向中国专利局提出保密审查请求。如果距离优先权绝限日已不足6个月，则最好采用向中国专利局提交专利国际申请的形式来进行。

需要提请申请人注意的是，2009版专利法关于保密审查的规定自2009年10月1日起实施，因此，对于2009 年10月1日后递交的中国国家专利申请，如需通过巴黎公约途径向国外提交专利申请的，一定不要忽视及时提出保密审查请求。

（3）. 对在国外设有研发中心的中国企业的建议。

首先，要对设在国外的研发中心的研发成果的知识产权归属进行明确约定，某些情况下，这对确认研发成果的完成地会很有帮助。其次，使得设在国外的研发中心的研发成果的知识产权拥有人在其所在国具有法人资格也是很有必要的，对确认研发成果的完成地也会很有帮助。比如，美国实际上也有类似于中国专利法第二十条的规定的（美国专利法 A184、A185），在此情况下，使得设在国外的研发中心的研发成果的知识产权拥有人在其所在国具有法人资格，对于确保中国和美国的专利申请都不会因为法二十条的类似规定而被拒绝授予专利权会非常有利。第三，要对研发中心所在国的相关法规有所了解，根据不同法规情况制定不同的专利申请策略。比如，不管美国是不是有类似法二十条的规定，基于美国的临时申请制度，在美国研发中心的研发成果（有充分的证据证明其完成地的）应充分利用其临时申请制度可以使申请日客观上被提前的优势，首先在美国提出专利申请，然后再进入到中国。

 

结束语：

专利法第二十条有关保密审查的规定是一个新增加的条文，中国专利申请的申请人，尤其是跨国企业有必要对该规定仔细研读并适当调整期专利申请策略，以避免造成不必要的利益损失。

 

（发表于《专利法研究（年刊）》2009）